环球律师事务所合伙人沈春晖律师在本文撰写时提供了指导、意见和建议。
前言
作为曾经的“世界工厂”，自改革开放以来中国很多企业通过从事涉外定牌加工业务[1]挖到第一桶金。随着业务的日益发展壮大，该等企业加大知识产权研发力度并逐渐拥有了自己的知识产权，逐步与资本市场对接。在这个过程中，很多企业并未忘记自己的“老本行”，仍然从事着涉外定牌加工业务。笔者近期操作的几个上市案例中即有不少从事硬件生产的拟上市公司由其或其子公司从事涉外定牌加工业务。而此类公司申请上市过程中，通常会遇到一个绕不开的问题，即如果受托加工的产品所贴附的商标与国内注册商标相同或近似，并涉及在相同或同类商品上使用，那么该等受托加工行为是否会被法院认定为侵犯注册商标专用权的行为。最高人民法院于2015年裁判的“PRETUL”商标侵权案以及于2017年裁判的“东风”商标侵权案都为上述问题提供了司法解决路径，但最高人民法院于2019年9月最新裁判的“HONDA”商标侵权案似乎又对相关问题的认定提出了新的意见。
笔者将结合在所操作上市案例中遇到的实践问题与上述案件的审判思路，梳理总结企业在从事涉外定牌加工业务中关于避免商标侵权行为的注意事项，以期降低该等企业商标侵权的风险，为该等企业更好地对接资本市场提供法律借鉴。
一、“PRETUL”商标侵权案[2]
（一）基本案情
本案原告莱斯公司（一家于中国设立的公司）为在中国境内注册商标“PRETUL及椭圆图形”的注册商标专用权人。墨西哥储伯公司（一家于境外设立的公司）在中国境外拥有“PRETUL”、“PRETUL及椭圆图形”商标，并委托亚环公司（一家于中国设立的公司）按照其要求在中国境内生产带有“PRETUL及椭圆图形”商标的挂锁，并全部返销到墨西哥。亚环公司在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附产品说明书上贴附“PRETUL”商标，在包装盒上贴附“PRETUL及椭圆图形”商标。莱斯公司认为亚环公司未经其许可，在同类商品上使用与其享有的注册商标相同或近似的商标，侵害其注册商标专用权，双方因此发生争议。
（二）法院观点及总结
该案历经宁波市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审，并于2014年1月2由最高人民法院提审。最高人民法院再审认为，商标的基本功能在于商标的识别性，由于涉案产品全部出口至境外、不在中国境内销售，因此亚环公司在委托加工产品上贴附的标志既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。由于亚环公司的行为不属于商标意义上的商标使用行为，因而不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”注册商标专用权的侵犯。
在“PRETUL”商标侵权案中，最高人民法院从注册商标的识别性这一基本功能出发，认定如相关产品全部出口至境外，则该等涉外定牌加工行为不具有识别商品来源的功能，仅属物理贴附行为，因而不属于商标使用行为，进而不构成对于境内相同或类似注册商标的侵犯。
二、“东风”商标侵权案[3]
（一）基本案情
上柴公司（一家于中国设立的公司）系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的注册商标专用权人。印尼PTADI公司（一家于境外设立的公司）以其于印尼申请并获批的“DONGFENG（东风）”商标及标志委托常佳公司（一家于中国设立的公司）依据该等商标及标志生产柴油机及柴油机组件，并全部出口至印尼销售。上柴公司认为常佳公司未经其许可，在柴油机等商品上擅自使用与其注册商标相同或近似的商标，并生产制造大量假冒上柴公司“东风”牌柴油机等产品，属于侵犯其注册商标专用权的行为，双方因此发生纠纷。
（二）法院观点及总结
该案历经常州市中级人民法院一审、江苏省高级人民法院二审，并于2016年6月30日由最高人民法院提审。最高人民法院立足于“商标的使用”这一概念，从商标的识别性或指示性的本质属性以及商标所具有的区分商品或服务的来源的基本功能出发，认为常佳公司的加工生产行为不构成侵犯上柴公司注册商标专用权的行为，主要理由如下：（1）涉案产品完全出口至境外；（2）在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认；（3）涉外定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的注册商标专用权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其侵害了上柴公司的注册商标专用权；（4）且本案中常佳公司对于“DONGFENG（东风）”商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务，也没有足够理由认定常佳公司对上柴公司造成实质损害。
在“东风”商标侵权案中，最高人民法院沿袭了“PRETUL”商标侵权案的裁判思路，立足商标识别性的本质属性和基本功能，同时又将企业接受委托时的合理注意义务纳入商标侵权的考量范围。在该案裁判规则下，企业在开展业务时，不仅应当审查委托方的相关权利证书资料，还需履行审慎适当的注意义务，充分关注委托方的商标状态，防止因未履行合理注意义务和避让义务而被法院认定为侵犯境内相同或类似注册商标专用权的行为。
三、“HONDA”商标侵权案[4]
（一）基本案情
本田株式会社（一家于境外设立的公司）在中国境内拥有“HONDA”等涉案三商标。缅甸美华公司（一家于境外设立的公司）委托“HONDAKIT”商标委托恒胜集团公司和恒胜鑫泰公司（均为于中国设立的公司）加工并出口贴附该等商标的相关产品，前者负责承揽加工，后者负责出口事宜，全部相关产品均出口至缅甸销售。恒胜集团公司在生产涉案产品时，突出增大了“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”文字部分，同时将字母“H”和类似羽翼形状部分以红色标示。本田株式会社认为恒胜集团公司和恒胜鑫泰公司未规范使用授权商标标识，具有攀附商标声誉的意图，容易造成相关公众混淆和误认，构成商标侵权行为。
（二）法院观点及总结
该案历经德宏傣族景颇族自治州中级人民法院一审、云南省高级人民法院二审，并于2018年9月14日由最高人民法院提审。最高人民法院在本案中突破了前述两案中“商标的使用”的法律界定，认为：（1）《商标法》第48条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，不仅包括实际起到识别商品来源的作用，还包括可能起到识别商品来源的作用；（2）商标使用行为是一种客观行为，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”；（3）商标侵权行为的归责原则属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性（例如，国内相关消费者前往国外旅游时接触该商品或通过互联网接触该商品），并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。基于该等裁判思路，最高人民法院认定涉案产品全部出口境外并非有效抗辩理由，恒胜集团公司和恒胜鑫泰公司的行为已经构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，构成侵权。
四、司法案例总结
从“PRETUL”案到“东风”案，再到“HONDA”案，最高人民法院对在涉外定牌加工行为（全部产品均出口境外）是否属于商标法意义上的商标使用行为、是否属于侵犯国内注册商标的行为有着一个动态的发展演变过程。其具体的发展演变过程如下所示：
在“HONDA”商标侵权案中，最高人民法院采用了与“PRETUL”和“东风”案不同的解释路径。在前两案中，最高人民法院认为涉外定牌加工行为仅属物理贴附行为，不构成商标法意义上的使用行为；而在“HONDA”案中，最高人民法院对商标使用行为进行了扩大解释，认为凡是具有区别商品来源的可能，就应当认为商标法意义上的商标使用行为，突破了前两案所确立的涉外定牌加工行为仅属于物理贴附行为而不具有商标法上的意义的裁判规则；且基于商标使用行为而导致的侵权行为不要求混淆现实确定发生和实际造成损害为要件。在“HONDA”案裁判规则下，由于涉外定牌加工行为属于商标法意义上的商标使用行为，只要其贴附境外委托方所持有的商标在我国境内有混淆和误认的可能，就有可能构成对我国境内注册商标专用权的侵犯，从而使得从事涉外定牌加工的企业境内商标侵权风险大大增加。另外，值得一提的是，在“HONDA”案中，境内加工方擅自调整商标图案，使得该等商标图案更为接近境内相似的注册商标，增加了公众混淆的可能性，该等行为亦可能系最高人民法院认定其侵权的原因之一。
五、结语
参考最高人民法院在上述三个案例的裁判思路演进过程，我们发现，随着我国经济的不断发展，最高人民法院对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决思路也在不断变化和深化，执法机关对知识产权的保护力度也在不断加强。通过中国海关近几年查获的侵犯知识产权案件数量[5]变化情况，我们也可以直观地感受到该等变化。
虽然我国非判例法国家，但个案裁判的背后体现的是最高人民法院强化关于知识产权的创造和合法使用的司法政策导向。当前我国进入深化改革深水区和攻坚期、对外开放也进一步扩大，各国贸易政策又冲突多变、双边自由贸易再度全球盛行，人民法院在审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷时，本身就有着国内和国际经济发展大局和知识产权司法保护政策的考量。诚如最高人民法院在“HONDA”案中所论述的“不能把某种贸易方式（如该案争议的涉外定牌加工行为）简单的固化为不侵犯商标权的除外情形”，涉外定牌加工行为已非简单的是非黑白之分，而需要具体案情具体分析。
面对司法裁判的不确定性，企业在开展涉外定牌加工业务时，需要加强商标侵权风险防范意识，了解不断变化的市场环境和法律环境。首先，要尽可能地规范合同文本，保留贴附商标来源合法性的文件，如对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或是否取得合法授权许可进行必要的审查。对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的或者构成与境内注册商标相同或近似商标的，应当施以更高的注意义务和合理的避让义务，并妥善保存相关的审查证据材料。其次，在从事涉外定牌加工业务时，严格按照已注册的商标图案进行生产加工，避免任何对于该等商标图案的修改行为。必要时委托国内律师事务所对商标进行审核，综合判断加工行为造成商标侵权的可能性。尤其是对于涉及涉外定牌加工业务的拟上市企业，商标侵权风险必须事先布局、严加防范，不断提升自身的知识产权合规能力。如此，才能更有效地规避商标侵权风险，防范于未然，减少企业上市的不确定性。
